Zależność ochrony znaku towarowego od jego zdolności odróżniającej w prawie Unii Europejskiej

Tematem rozprawy doktorskiej jest zależność zakresu ochrony znaku towarowych od ich zdolności odróżniającej w unijnym prawie znaków towarowych. Analizie poddane są przepisy rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i dyrektywy harmonizującej prawa znaków towarowych państw członkowskich, jak również bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu, jak również praktyka decyzyjna Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i orzecznictwo sądów krajowych. W rozprawie stwierdzono, że zależność jest zasadą unijnego prawa znaków towarowych, od której występują znaczące wyjątki. W zakresie ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w błąd konsumentów, autor rozważa, czy znaki o wysokiej zdolności korzystają z szerszej ochrony niż znaki towarowe o średniej i niskiej zdolności odróżniającej. Według autora przy tej ocenie należy uwzględnić znajomość wcześniejszego znaku towarowego (renomę, powszechną znajomość lub rozpoznawalność), która może zastępować czynnik w postaci zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego. Dodatkowo autor analizuje, czy ocena ryzyka wprowadzenia w błąd powinna brać pod uwagę czynnik w postaci tego, czy wspólny element znaków towarowych jest elementem odróżniającym późniejszego znaku towarowego, czy pełni w nim jedynie funkcję opisową. W pracy omówione są również wyjątki od zależności wynikającego z: szerokiego zakresu ochrony przed ryzykiem wprowadzenia w błąd, domniemania zdolności odróżniającej znaku towarowego na gruncie rozporządzenia o unijnym znaku towarowym. Kluczowa dla rozprawy zależność występuje w przypadku rozszerzonej ochrony renomowanych znaków towarowych, które mają wysoką zdolność odróżniającą. Autor uważa, że pojęcie wysokiej zdolności odróżniającej jest potrzebne jedynie dla wyjaśnienia zakresu ochrony znaku towarowego przed szkodzeniem zdolności odróżniającej. W pozostałym zakresie rozszerzonej ochrony pojęcie zdolności odróżniającej ma drugorzędną rolę wobec kluczowego w tym standardzie ochrony pojęcia renomy znaku towarowego. Autor omawia wyjątek od omawianej zależności w postaci braku rozszerzonej ochrony znaków powszechnie znanych. Na gruncie ochrony w przypadku tzw. podwójnej identyczności nie występuje zależność między zdolnością odróżniającą znaku towarowego a zakresem jego ochrony. Znaki towarowe niezależnie od stopnia zdolności odróżniającej korzystają z ochrony przez działaniami osoby trzeciej, które mogą szkodzić funkcji wskazywania pochodzenia towarów lub usług. W zakresie ochrony przed szkodzeniem renomie, czy proponowanej w pracy funkcji komunikowania wizerunku marki, zdolność odróżniająca nie jest czynnikiem różnicującym zakres ochrony. Według autora cechami istotnymi są wizerunek marki i znajomość znaku towarowego (co najmniej rozpoznawalność), ponieważ wizerunek marki tylko wtedy jest prawnie istotny, gdy może być rzeczywiście utrwalony w pamięci odbiorców. Zdolność odróżniająca znaku towarowego nie jest zatem jedyną cechą istotną dla zakresu jego ochrony. W rozprawie wskazano szczególne mechanizmy prawnomaterialne mające na celu zapobieżenie ochronie znaków pozbawionych zdolności odróżniającej. Wśród nich najistotniejsze są instytucje: ograniczenia skutków znaku towarowego, terytorialnego ograniczenia orzeczenia zakazowego oraz swobody przepływu towarów oraz usług, jak również nadużycia praw. Mechanizmem takim może być również wzruszenie domniemania krajowego znaku towarowych w ramach postępowań mających na celu ochronę znaku towarowego, co jednak autor poddaje krytyce. Rozprawa rozważa również mechanizmy prawa proceduralnego mające na celu zapobieżenie ochronie znaków towarowych pozbawionych zdolności odróżniającej. Najskuteczniejszym narzędziem temu służącym jest konstrukcja wniosku o unieważnienie wcześniejszego znaku towarowego rozpatrywanego przez sąd w ramach roszczenia wzajemnego. Autor postuluje, by konstrukcja została przyjęta na gruncie prawa polskiego, czemu nie sprzeciwiają się przepisy dyrektywy.

The subject of the doctoral dissertation is the relationship between the scope of protection of trademarks and their distinctiveness under the EU trademark law. The provisions of the regulation on the European Union trade mark and the directive harmonizing the trade mark rights of the Member States are analyzed, as well as the extensive case law of the Court of Justice and the General Court, as well as the decision-making practice of the European Union Intellectual Property Office and the case law of national courts. The dissertation concludes that relationship is a principle of EU trade mark law limited by significant exceptions. In terms of protection against likelihood of consumer confusion, the author considers whether highly distinctive marks benefit from broader protection than marks with medium and low distinctiveness. According to the author, this assessment should take into account the knowledge of the earlier trade mark (reputation, well known status or recognition), which may replace the factor of the distinctiveness of the earlier trade mark. In addition, the author analyzes whether the assessment of the risk of confusion should take into account a factor, whether a common element of trademarks is a distinctive element of the later mark or whether it has only a descriptive function. The work also discusses the exceptions to the said relationship resulting from: a wide scope of protection against the risk of confusion and a presumption of the distinctiveness of the trademark under the EU trade mark regulation. The key relationship for the dissertation occurs in the case of extended protection of reputable trademarks that have high distinctiveness. The author believes that the concept of high distinctiveness is only needed to clarify the scope of protection of a trade mark against a detriment to distinctiveness. In the remaining scope of extended protection, the concept of distinctiveness has a secondary role in relation to the concept of trade mark reputation, which is key in this standard of protection. The author discusses the exception to the discussed relationship in the form of the lack of extended protection of (unregistered) well-known trademarks. In terms of protection in the case of so-called double identity situation, there is no relationship between the distinctiveness of the trade mark and the scope of its protection. Trademarks, regardless of their degree of distinctiveness, benefit from protection against the actions of a third party which may harm the function of indicating the origin of goods or services. In terms of protection against damage to the reputation or the function of communicating brand image proposed in the dissertation, the distinctive character is not a factor differentiating the scope of protection. According to the author, the important features are brand image and knowledge of the trademark. Therefore, distinctive character of a trade mark is not its only feature determining the scope of its protection. The dissertation identified specific substantive law mechanisms aimed at preventing the protection of marks devoid of distinctiveness. Amongst them, the most important are the institutions: limitation on the effects of a trademark, territorial restrictions on a prohibition and freedom of movement of goods and services, as well as abuse of rights doctrine. Such a mechanism may also be a rebuttal of the presumption of a national trade mark in proceedings aimed at their protection, which, however, the author criticizes. The dissertation also considers mechanisms of procedural law aimed at preventing the protection of trademarks devoid of distinctive character. The most effective tool for this purpose is an application for a declaration of invalidity of an earlier trade mark submitted within a counterclaim before a court. The author postulates that this legal concept should be adopted under Polish law, which is not opposed by the provisions of the directive.